El desarrollo de compuestos de medicamentos novedosos o de gran éxito requiere invariablemente una búsqueda inicial para determinar si los compuestos objetivo ya se han sintetizado y están protegidos por una patente. 

Varias empresas han desarrollado interesantes conjuntos de programas informáticos de computación que permiten realizar esas búsquedas en cuestión de segundos, mientras que otros conjuntos incluso ofrecen vías alternativas sintéticas que no están protegidas por una patente. Aunque los resultados son fácilmente alcanzables, surgen algunos problemas cuando algunas patentes revelan una miríada de compuestos a través de lo que se conoce como estructura Markush.

En pocas palabras, una estructura Markush se utiliza para representar un gran conjunto de compuestos químicos relacionados que a menudo pueden describirse en decenas, si no cientos, de páginas en un documento de patente. Es importante para cada formulación, químico medicinal o sintético, discernir la estructura Markush de aquellas estructuras o compuestos que se ejemplifican en cada documento de patente. 

Normalmente, algunos documentos de patente revelan una o más estructuras de Markush, pero sólo un puñado de los compuestos se ejemplifican completamente proporcionando los datos experimentales y analíticos necesarios que se requieren para sintetizar los compuestos. Cada inventor quedará legítimamente desolado cuando descubra que su compuesto recién sintetizado se encuentra en una línea de texto en un documento de patente de 500 páginas, ya que esto constituiría una divulgación que hace que su invención no sea patentable. Sin embargo, parece que no es necesariamente así. 

Nuestros tribunales se ocuparon de esta cuestión en el caso de Merck Sharpe and Dohme Group & Merial LLC contra Cipla Agrimed (Pty) Ltd [1]. En este caso, el tribunal se ocupó de si una referencia descartable a un compuesto constituiría una revelación de ese compuesto. El tribunal sostuvo que la mera mención de un compuesto no es suficiente a los efectos de la divulgación, ya que el compuesto tendría que ser ejemplificado en su totalidad al no ser necesaria ninguna otra experimentación. En consecuencia, una divulgación habilitante sería aquella en la que no se requiere ningún experimento adicional.  

Es importante que los inventores se den cuenta de que la mera mención de un compuesto en un documento de patente no significa necesariamente que no se pueda obtener una patente separada para dicho compuesto. 

Es importante establecer si el compuesto estaba debidamente ejemplificado, ya que un método particular de sintetizar tal compuesto podría muy bien ser novedoso e inventivo, y por lo tanto patentable. Si no está seguro de que su compuesto sea patentable, se recomienda encarecidamente ponerse en contacto con un abogado de patentes para evaluar el mérito patentable del mismo. 

[1] Merck Sharpe Dohme Group v Cipla Agrimed (Pty) Ltd (20282/2014) [2015] ZASCA 175