En el reciente caso de Lanard Toys Limited contra Dolgencorp LLC, Ja-Ru Inc. y otros ("el caso Lanard"), el Tribunal Federal de los Estados Unidos determinó que dos portatizas, que se parecen a un lápiz del número 2, no harían que un observador ordinario creyera que los dos portatizas son iguales. Lanard es el propietario de la patente de diseño estadounidense D671,167 ("el diseño D'167") y presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos contra Ja-Ru y otros por la infracción del diseño D'167. A continuación se muestra una figura del diseño D'167. El diseño D'167 reclamado: "El diseño ornamental de un portatizas, como se muestra y describe". 

El producto que se muestra a continuación fue diseñado y vendido por Ja-Ru, Inc. Fue indiscutible que Ja-Ru, Inc. utilizó el portatizas Lanard como muestra de referencia en el diseño de su producto.

El Tribunal de Distrito concedió un juicio sumario en el que se determinó que el producto de Ja-Ru no infringía el diseño del D'167. Lanard apeló la decisión del Tribunal de Distrito y el Tribunal Federal revisó el juicio sumario desde cero.

El Tribunal Federal aplicó una prueba en dos partes para determinar si se había infringido el diseño del D'167. En primer lugar, el tribunal interpretó la reclamación para determinar su significado y alcance, y en segundo lugar, la reclamación correctamente interpretada se comparó con el diseño del presunto infractor. El Tribunal Federal reiteró que el diseño supuestamente infractor debe compararse con el diseño reivindicado y no con una representación comercial del diseño del propietario. 

En cuanto a la interpretación de la reclamación, el Tribunal Federal dijo lo siguiente: "En efecto, hemos dejado claro que "cuando un diseño contiene elementos tanto funcionales como no funcionales, el alcance de la reivindicación debe interpretarse para identificar los aspectos no funcionales del diseño tal como se muestran en la patente". 

En los Estados Unidos se aplica una prueba conocida como la prueba del "observador ordinario" cuando se comparan dos diseños (la segunda parte de la prueba de las dos partes) -es decir, se constata una infracción "si, a los ojos de un observador ordinario, prestando la atención que suele prestar un comprador, dos diseños son sustancialmente iguales, si el parecido es tal que engaña a dicho observador, induciéndole a comprar uno suponiendo que es el otro". 

El Tribunal Federal consideró que, descontando las características funcionales, los siguientes aspectos ornamentales novedosos estaban presentes en el diseño D'167: "... la forma columnar de la goma de borrar, el aspecto estriado específico de la virola, la superficie lisa y la conicidad recta de la pieza cónica y el tamaño proporcional específico de estos elementos en relación con los demás". 

El Tribunal Federal hizo hincapié en la siguiente declaración del Tribunal de Distrito: "[e]l problema para Lanard, sin embargo, es que las similitudes de diseño se derivan de aspectos del diseño que son funcionales o están bien establecidos en el estado de la técnica".  

El Tribunal Federal dijo que se llamaría la atención de un observador ordinario sobre los aspectos ornamentales novedosos mencionados y que el observador ordinario no creería que el producto de Ja-Ru (que difiere del diseño D'167 en lo que respecta a estos aspectos ornamentales novedosos) es el mismo que el diseño D'167. El Tribunal Federal confirmó que el producto de Ja-Ru no infringía el diseño D'167.

Una patente de diseño en los EE.UU. es comparable a un diseño estético en Sudáfrica. En Sudáfrica, la infracción del diseño se determina interpretando la declaración definitiva (el equivalente de la reivindicación en los Estados Unidos) y el tribunal comparando el diseño y el artículo supuestamente infractor a través de los ojos del probable cliente de la clase de artículo al que se aplica el diseño. 

La confusión o el engaño del cliente no se tiene en cuenta durante la determinación de la infracción. Asimismo, en virtud del artículo 14 5) de la Ley de Diseños 195 de 1993, las características funcionales de un diseño estético quedan excluidas de la protección. Una pregunta que puede surgir es si el caso Lanard habría tenido un resultado diferente, si hubiera sido escuchado y decidido por un tribunal sudafricano. 

En el caso Homecraft Steel Industries (Pty) Ltd contra SM Hare & Son (Pty) Ltd 1984 (3) SA 681 (A) ("el caso Homecraft"), la División de Apelaciones (ahora Tribunal Supremo de Apelación) aplicó una prueba que se conoció en la práctica como la prueba del escalón. 

En primer lugar, la prueba de paso requiere que se determine una diferencia ("primer paso") entre el diseño registrado y el estado de la técnica. En segundo lugar, es necesario determinar una diferencia ("segunda etapa") entre el artículo supuestamente infractor y el diseño registrado. Si la primera etapa es mayor que la segunda, entonces habría una infracción del diseño registrado. El Tribunal Supremo de Apelación aplicó nuevamente la prueba de la etapa en el caso más reciente de Clipsal Australia (Pty) Ltd c. Trust Electrical Wholesalers (Pty) Ltd 2009 (3) SA 292 (SCA) ("el caso Clipsal"). En el caso Clipsal, el Tribunal Supremo de Apelación también confirmó que sería erróneo considerar la confusión o el engaño del consumidor en un caso de infracción de un diseño.  

Por consiguiente, el resultado en Sudáfrica dependería en gran medida del estado de la técnica disponible en la fecha de prioridad del diseño registrado. Una diferencia sustancial entre el diseño registrado y el estado de la técnica conduciría a un ámbito de protección relativamente amplio, mientras que una diferencia menor dejaría al titular del diseño con un ámbito de protección relativamente estrecho. 

La aplicación de la legislación sudafricana a los hechos del caso Lanard podría proporcionar un ejemplo práctico de cómo un tribunal sudafricano puede determinar la infracción. Consideremos un primer escenario hipotético, en el que Lanard era el propietario de un diseño estético sudafricano que correspondía al diseño D'167 y Ja-Ru era un presunto infractor que fabricaba el artículo como se muestra arriba. En este primer escenario hipotético, supongamos, a modo de ejemplo, que el arte previo, aunque similar al diseño registrado, no preveía una virola y una goma de borrar en un extremo de un portatizas. 

La comparación entre el estado de la técnica y el diseño registrado daría entonces un primer paso entre el diseño registrado y el estado de la técnica que es significativo. De una comparación entre el producto de Ja-Ru y el diseño registrado se desprendería que el segundo paso es más pequeño. En este primer escenario hipotético, un tribunal sudafricano probablemente encontraría que el primer paso es más grande que el segundo y que, por lo tanto, Ja-Ru infringió el diseño registrado. 

En un segundo escenario hipotético, supongamos que el arte previo también comprende una virola y una goma de borrar en un extremo del portatizas. En este escenario hipotético, una comparación entre el diseño registrado y el arte previo daría como resultado un primer paso relativamente pequeño. En este escenario, un tribunal sudafricano probablemente habría determinado que Ja-Ru no infringió el diseño registrado. 

Como los hechos de nuestro segundo escenario hipotético se acercan más a los hechos del caso real de Lanard, se espera que un tribunal sudafricano hubiera llegado a la misma conclusión que los tribunales de los Estados Unidos. Por lo tanto, aunque las pruebas con las que se determina la infracción en los Estados Unidos y Sudáfrica, respectivamente, son diferentes, el resultado (al menos en nuestro escenario hipotético) podría haber sido el mismo.